Организация, обладающая исключительным правом на интеллектуальную собственность (правообладатель), вправе распоряжаться им по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом (п. 4 ст. 129, п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1233 ГК РФ).
В частности, правообладатель может разрешить другому лицу использовать данную собственность. При этом исключительное право остается за правообладателем. Такие взаимоотношения регулируются лицензионным договором.
Сторонами договора при этом являются: лицензиар и лицензиат.
Это следует из пункта 1 статьи 1233 Гражданского кодекса РФ.
Внимание: использование интеллектуальной собственности при отсутствии (расторжении, истечении) лицензионного договора или в нарушение условий лицензионного договора влечет гражданскую, материальную, административную и уголовную ответственность (п. 3 ст. 1237 ГК РФ).
По результатам проверки организация-нарушитель и ее должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа, конфискации (см., например, ст. 7.12, 14.10 КоАП РФ). Дела о таких правонарушениях рассматриваются судьями (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ) на основании протоколов, составленных сотрудниками органов внутренних дел (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ), таможни (п. 12 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ), Роспатента (п. 75 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ), службы по защите прав потребителей (п. 63 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ).
В ряде случаев правоохранительные органы вправе привлечь нарушителей к уголовной ответственности в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ, ареста или лишения свободы (см., например, ст. 146, 147, 180 УК РФ).
Кроме того, организации, которые неоднократно или грубо нарушают исключительные права на интеллектуальную собственность, могут быть ликвидированы по решению суда (п. 3 ст. 61 и ст. 1253 ГК РФ).
Правообладатель может потребовать с пользователя возмещения убытков, причиненных нарушением исключительного права, либо установленную законом или решением суда компенсацию (см., например, ст. 1252, 1301, 1311, 1472, 1515, 1537 ГК РФ).
Ситуация: можно ли принудить лицензиара к заключению лицензионного договора? Правообладатель отказывается от заключения лицензионного договора.
Можно, но только в случаях, предусмотренных законодательством.
В частности, такое возможно, если:
- правообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента не используется (недостаточно используется) изобретение, промышленный образец (п. 1 ст. 1362 ГК РФ);
- правообладателем в течение трех лет со дня выдачи патента не используется (недостаточно используется) полезная модель (п. 1 ст. 1362 ГК РФ);
- правообладатель владеет патентом на изобретение (полезную модель), без использования которого невозможно использовать иное исключительное право на изобретение (п. 2 ст. 1362 ГК РФ);
- правообладатель владеет селекционным достижением, запатентованным более трех лет назад (п. 1 ст. 1423 ГК РФ).
При этом принудительная лицензия не выдается на секретные изобретения (п. 4 ст. 1405 ГК РФ).
Решение о заключении принудительного лицензионного договора и его условиях принимает суд (ст. 1239 и п. 18 постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29). Принудительная лицензия всегда является неисключительной (простой) и возмездной (ст. 1362 и 1423 ГК РФ).
Кроме того, лицензиар обязан заключить лицензионный договор, если он зарегистрировал заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения (открытая лицензия). В этом случае патентообладатель обязан заключить лицензионный договор с любым лицом, обратившимся к нему за лицензией. Такой порядок установлен статьями 1368 и 1429 Гражданского кодекса РФ. При этом открытая лицензия не оформляется на секретные изобретения (п. 3 ст. 1405 ГК РФ).
Ситуация: вправе ли лицензиат передать право на использование интеллектуальной собственности другому лицу по сублицензионному договору?
Да, вправе при условии, что на это есть письменное согласие лицензиара.
Такое согласие может быть дано как в самом лицензионном договоре без указания конкретных сублицензиатов, так и отдельно (например, в виде дополнительного соглашения на предоставление прав конкретному лицу).
Отношения между лицензиатом и лицом, которому он передает свое право использования интеллектуальной собственности лицензиара, оформляются сублицензионным договором.
Лицензиат вправе предоставить сублицензиату право на использование интеллектуальной собственности только в пределах своих прав и способов использования, указанных в лицензионном договоре с лицензиаром. А также на срок, не превышающий срок действия своего лицензионного договора.
Лицензиат несет ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата, если лицензионным договором не предусмотрено иное.
Такой порядок установлен статьей 1238 Гражданского кодекса РФ и пунктом 17 постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29.
Кроме того, к сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре.
Форма договора и его госрегистрация
По общему правилу лицензионный договор заключается в письменной форме (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Исключения составляют договоры на использование:
- произведения в периодическом печатном издании. Они могут составляться устно (п. 2 ст. 1286 ГК РФ);
- программы для ЭВМ или базы данных. Они могут составляться в виде договора присоединения (п. 3 ст. 1286 ГК РФ).
,
Если передаваемое для использования право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, то лицензионный договор нужно зарегистрировать (п. 2 ст. 1235 и п. 2 ст. 1232 ГК РФ). Подробнее о том, какие лицензионные договоры подлежат государственной регистрации, см. таблицу.
Внимание: несоблюдение письменной формы лицензионного договора или требования о государственной регистрации (если такая необходимость предусмотрена законом) влечет за собой недействительность сделки в силу ее ничтожности (п. 2 ст. 1235, п. 2 ст. 162, п. 3 ст. 163 и ст. 168 ГК РФ). Признать такой лицензионный договор недействительным через суд может любая заинтересованная сторона: лицензиар, лицензиат, налоговая инспекция и т. д. (ст. 166 ГК РФ).
Исключением из этого правила является случай, когда договор заключен в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от его регистрации. В такой ситуации суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации данного договора, на основании которого лицензионный договор будет зарегистрирован (п. 2 ст. 165 ГК РФ, п. 13.2 постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29).
Обязательные условия договора
В тексте лицензионного договора укажите такие условия сделки, как:
- данные лицензиара и лицензиата;
- предмет (объект) договора и способы его использования;
- условия, порядок выплаты и размер вознаграждения лицензиара или безвозмездность сделки;
- условия, сроки и порядок отчета лицензиата об использовании интеллектуальной собственности;
- иные условия договора (сроки передачи права, необходимость государственной регистрации, право на выдачу сублицензий, форс-мажорные обстоятельства, порядок расторжения договора, разрешения споров и т. п.).
Такой порядок установлен статьями 1235–1238 Гражданского кодекса РФ.
Внимание: если в лицензионном договоре отсутствуют условия, наличие которых предусмотрено законом, то договор считается недействительным в силу его ничтожности (ст. 168 и п. 1 ст. 432 ГК РФ). Кроме того, отсутствие этих условий может повлечь отказ в государственной регистрации соглашения (п. 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. № 1416).
В частности, недействительным в силу ничтожности считается лицензионный договор, в котором:
- четко не определен его предмет. Например, отсутствуют положения, по которым можно идентифицировать объект договора, и (или) не описаны способы его использования (п. 6 ст. 1235 ГК РФ);
- предусмотрено вознаграждение лицензиара, но не определен ни его размер, ни порядок расчета (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).
Признать лицензионный договор недействительным в силу его ничтожности может любая заинтересованная сторона: лицензиар, лицензиат, налоговая инспекция и т. д. (ст. 166 ГК РФ).
Права и обязанности лицензиара
После заключения лицензионного договора и в течение всего срока его действия лицензиар не вправе препятствовать лицензиату в использовании интеллектуальной собственности (п. 2 ст. 1237 ГК РФ). Например, если передается право на использование секрета производства (ноу-хау), лицензиар обязан сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора (п. 3 ст. 1469 ГК РФ).
Ситуация: вправе ли лицензиар отчуждать принадлежащее ему исключительное право на интеллектуальную собственность, если оно обременено лицензионными договорами, срок действия которых не истек?
Да, вправе.
Организация, обладающая исключительным правом на интеллектуальную собственность, вправе распоряжаться им по своему усмотрению (п. 4 ст. 129 и п. 1 ст. 1229 ГК РФ). В том числе:
- передать исключительное право на интеллектуальную собственность новому правообладателю (по договору отчуждения);
- разрешить другим лицам ограниченно использовать интеллектуальную собственность (передать неисключительное право по лицензионному договору, коммерческой концессии и т. п.).
При этом законодательством не установлено никаких ограничений на отчуждение интеллектуальной собственности новому правообладателю. В том числе не имеет значения и наличие действующего лицензионного договора на передачу неисключительных прав на реализуемую интеллектуальную собственность.
Такой порядок следует из статей 1233–1235 и главы 54 Гражданского кодекса РФ.
Кроме того, смена правообладателя не влияет на право лицензиата использовать интеллектуальную собственность в рамках ранее заключенного и еще действующего лицензионного договора.
Также переход исключительного права не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем (лицензиаром).
Такой порядок установлен пунктом 7 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ.
Предмет договора
Предмет договора и способы его использования являются существенными условиями договора. Если они не будут согласованы, лицензионный договор будет считаться недействительным в силу его ничтожности (п. 6 ст. 1235, ст. 168 и п. 1 ст. 432 ГК РФ).
Чтобы этого избежать, в лицензионном договоре четко укажите объект интеллектуальной собственности, право на использование которого передается. В том числе номер и дату выдачи документа, удостоверяющего исключительное право (патента, свидетельства и т. п.).
Ситуация: можно ли передать по лицензионному договору право использования (неисключительное право) на фирменное наименование, наименование места происхождения товара?
Нет, нельзя.
Правообладатель не вправе никоим образом распоряжаться интеллектуальной собственностью в виде фирменного наименования и наименования места происхождения товара. Он не может передавать другому лицу ни исключительные права на нее, ни право ее использования (неисключительные права). Такой порядок установлен пунктом 2 статьи 1474 и пунктом 4 статьи 1519 Гражданского кодекса РФ.
Определите способы использования интеллектуальной собственности как перечень действий, которые лицензиат вправе совершить в ее отношении. При этом учитывайте, что право использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
Такой порядок установлен пунктами 1 и 6 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ.
Виды лицензионных договоров
Действующее законодательство предусматривает два вида лицензионного договора:
- о предоставлении права использования на исключительной основе (исключительная лицензия);
- о предоставлении права использования на неисключительной основе (простая, неисключительная лицензия).
Исключительная лицензия подразумевает, что лицензиар не вправе заключать с другими лицами лицензионные договоры с аналогичным предметом договора.
Неисключительная лицензия разрешает лицензиару подобные действия.
Если лицензионный договор предусматривает различные способы использования предмета договора, то для каждого из способов может предусматриваться разный вид лицензий.
По умолчанию лицензионный договор считается неисключительным (простым).
Такой порядок установлен статьей 1236 Гражданского кодекса РФ.
Ситуация: вправе ли правообладатель (лицензиар) использовать интеллектуальную собственность, если он передал право на ее использование по исключительной лицензии?
Да, вправе при условии, что такой запрет не был установлен лицензионным договором.
Исключительная лицензия подразумевает, что лицензиар не вправе заключать с другими лицами лицензионные договоры с аналогичным предметом договора (п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Однако она не запрещает правообладателю самому использовать принадлежащую ему интеллектуальную собственность.
В то же время стороны договора вправе предусмотреть в нем любые не противоречащие законодательству условия (п. 4 ст. 421 и п. 2 ст. 1233 ГК РФ). В частности, о том, что в течение срока действия договора лицензиар не вправе использовать результат интеллектуальной деятельности (средство индивидуализации).
Аналогичный вывод содержится в пункте 14 постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29.
Срок действия договора
Лицензионный договор можно заключить на любой период, не превышающий срок действия исключительного права на интеллектуальную собственность.
По общему правилу, если стороны не определили срок действия договора (например, если он заключен устно), то по умолчанию считается, что лицензионный договор заключен на пять лет. Такой порядок установлен в пункте 4 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ.
Из этого правила есть исключения, предусмотренные законодательством. В частности, договор на право использования секрета производства (ноу-хау) можно заключить и без указания срока его действия. В этом случае считается, что договор заключен на неопределенный срок и каждая из сторон может расторгнуть его в любое время, предупредив об этом партнера (ст. 1469 ГК РФ).
В некоторых случаях у лицензионного договора есть не только срок окончания его действия, но и срок его начала. То есть срок, в который нужно начать использовать интеллектуальную собственность.
Например, в определенный срок нужно начать использовать произведение, переданное лицензиаром по издательскому лицензионному договору. Этот срок и указывают в договоре. Если он отсутствует, то произведение начните использовать в срок, обычный для данного вида произведения. Такой порядок установлен статьей 1287 Гражданского кодекса РФ.
Территория использования передаваемых прав
В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой лицензиар разрешает лицензиату использовать интеллектуальную собственность. Если территория в договоре не указана, по умолчанию территорией использования прав считается вся Россия. Такой порядок установлен пунктом 3 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ.
Вознаграждение лицензиара
Лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным.
Если стороны пришли к соглашению, что договор является безвозмездным, это необходимо отразить в договоре.
Если стороны пришли к соглашению, что лицензиар будет получать вознаграждение, то в договоре нужно установить его размер или порядок определения.
Это следует из пункта 5 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ.
Вознаграждение можно установить в любой форме (п. 1 ст. 424 ГК РФ). Например, в виде фиксированных платежей (разовых или периодических), процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме (п. 4 ст. 1286 ГК РФ).
Право лицензиара на вознаграждение не зависит от того, использует лицензиат интеллектуальную собственность или нет. Так как лицензиар получает вознаграждение за предоставление права использования интеллектуальной собственности. При этом если размер вознаграждения лицензиара зависит от дохода лицензиата, а доход получен не был, то сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.
Чтобы избежать споров в такой ситуации, стороны лицензионного договора, как правило, предусматривают минимальные гарантированные платежи. Они обеспечивают лицензиару выплату вознаграждения независимо от того, будет ли лицензиат использовать свои права по лицензионному соглашению или нет.
В том случае, если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, лицензионный договор считается незаключенным. Таким образом, условие о вознаграждении (или его отсутствии) является существенным условием. Если стороны не согласуют его, лицензионный договор будет считаться недействительным в силу его ничтожности.
Такой порядок следует из статьи 168, пункта 1 статьи 432, пунктов 1 и 5 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ и разъясняется пунктами 13.6 и 13.7 постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29.
Отчет лицензиата
Представление лицензиару отчета об использовании интеллектуальной собственности может входить в обязанности лицензиата.
По умолчанию считается, что лицензиат обязан представлять отчеты по требованию лицензиара. Чтобы изменить это правило, соглашение сторон по этому поводу нужно отразить в договоре.
В частности, если необходимость в таком контроле лицензиата отсутствует, можно освободить его от представления отчета. Для этого такую норму нужно предусмотреть в лицензионном договоре.
Чтобы лицензиат отчитывался перед лицензиаром, но не по требованию последнего, а в конкретные сроки, порядок составления отчета также пропишите в договоре. Такая необходимость может возникнуть, например, если вознаграждение лицензиара рассчитывается в зависимости от результатов использования лицензиатом интеллектуальной собственности (дохода, выручки и т. п.).
Такой порядок предусмотрен пунктом 1 статьи 1237 Гражданского кодекса РФ.
Форма отчета законодательством не предусмотрена. Поэтому отчет можно составлять в произвольной форме или по форме, утвержденной соглашением сторон. При этом документ должен содержать все обязательные реквизиты, предусмотренные в части 2 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. Связано это с тем, что отчет может являться первичным учетным документом для сторон лицензионного договора в отношении расчетов по вознаграждению лицензиара.
Расторжение договора
Лицензионный договор можно расторгнуть в любой момент по основаниям, предусмотренным законодательством или самим договором.
В частности, исходя из норм законодательства, это можно сделать:
- по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ);
- по требованию одной из сторон на основании решения суда (п. 2 ст. 450 ГК РФ);
- в случае одностороннего отказа от исполнения договора. При условии, что возможность такого отказа предусмотрена законом или договором (п. 2 ст. 450.1 ГК РФ). Например, лицензиар вправе расторгнуть договор, если лицензиат-издатель задерживает издание произведения (п. 1 ст. 1287 ГК РФ) или если лицензиат не уплатил в срок вознаграждение (п. 4 ст. 1237 ГК РФ);
- в случае существенного непредвиденного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, на основании решения суда (ст. 451 ГК РФ). Например, если издан нормативно-правовой акт, запрещающий использовать определенные технологии.
Лицензионным договором могут быть установлены любые причины расторжения договора (п. 2 ст. 450.1 ГК РФ).
Если лицензионный договор подлежит государственной регистрации, то и соглашение об изменении или расторжении договора должно быть тоже зарегистрировано. В противном случае оно будет недействительным. Это следует из пункта 1 статьи 452 Гражданского кодекса РФ.
